“对应关系使用”对商标近似判断的影响 ----基于MK商标侵权案的评论

内容精要

1. 对应性关系商标使用不能破坏在先注册原则。

2. 反向混淆理论是为了保护小企业走自我品牌之路。

3.商标延伸理论必须不与在先商标混淆为前提

1997年，汕头市澄海区建发手袋工艺厂向中国商标局在手袋商品上申请了"mk"商标，2002年，迈可寇斯公司（世界知名品牌）在中国注册了“MICHAEL KORS”商标，二者申请注册商品类别相同。在2011年以后，迈可寇斯公司在其销售的知名手包上使用“MICHAEL KORS”商标的同时，开始大量辅助性使用“mk”、“MK”、“”、“”、“”等标识（以下统称相关“MK”标识），其意在建立相关“MK”标识与MICHAEL KORS品牌箱包的对应关系。

对此，2017年1月，汕头市澄海区建发手袋工艺以侵害商标权为由将迈可寇斯公司起诉至法院，要求赔偿建发厂经济损失及其合理费用9500万。

然而，浙江省杭州中级人民法院作出一审判决，认为MICHAEL KORS公司使用未注册的相关“MK”标识没有侵害原告的商标“mk”专用权，原告知名度太低，不构成混淆。

当前，市场主体在进行商标使用过程中，会采用某种特定的商标使用方式，比如使用已注册商标的同时，将其音译、义译、缩写等一起使用，从而产生与注册商标一一对应关系，这种情况可以称之为对应性关系商标使用。在对应性关系商标使用的过程中，当消费者见到对应性商标时，会将其与在先注册商标联系起来。

问题在于，这种对应性商标使用，是否可以对抗他人已经在先合法注册商标，而这正是本案特殊所在。要理解这一问题，就须理清“对应性商标使用”和“在先注册制度”、“反向混淆理论”、“商标延伸”理论的关系。笔者认为，MK商标案的判决中法院违背了在先注册原则、错误理解了反向混淆和商标延伸理论，具体而言：

在先注册原则VS对应关系商标使用

商标的基本作用是用来识别商品或者服务来源，商标一旦获得注册，就意味着商标权人可以排除他人使用相同或近似的商标，以避免消费者在购物时发生混淆的可能性，从而为开拓市场交易活动奠定了坚实基础。因此，通过注册在先原则，市场主体可以尽快的获得商标权，从而对未来投资具有可预见性。

对此，我国商标法第31条明确规定了注册在先原则，即两个或者两个以上的商标注册申请人，在同一种商品或者类似商品上，以相同或者近似的商标申请注册的，初步审定并公告申请在先的商标；同一天申请的，初步审定并公告使用在先的商标，驳回其他人的申请，不予公告。

然而，就本案而言，相关“MK”标识在进行商标性使用时，由于其构成要素和在先注册商标“mk”相同，其本来应该属于不能被获准注册的商标。然而，通过对应性使用的方式，却能够“曲线救国”，获得商标权利。这一方式如果被认可，必然彻底颠覆商标在先注册原则，使得权利人注册在先的预期落空，导致所有商标注册人产生同样担心，是否会被对应性使用剥夺权利。

反向混淆理论VS对应关系商标使用

通常认为，反向混淆是指在后商标使用人对商标的使用已具有较高的知名度，使相关公众认为在先商标使用人的商品来源于在后商标使用人或认为两者存在特定联系。反向混淆的设立，主要是为了防止大企业不当侵夺小企业的品牌利益，保护与激励小企业走自己的品牌之路。

我国商标法虽然没有明确规定反向混淆制度。但是司法实践诸多案件已经根据反向混淆理论来制止侵权行为，比如“蓝色风暴”案、“慧眼”案、“新百伦”案等。

就本案而言，明显具有反向混淆判例的特征。迈可寇斯公司作为一家世界知名品牌提供商，在中国消费者中具有极高的知名度。而涉案商标持有人作为一家国内的小企业，没有大量、长期的使用商标，不具有知名度。在商标构成要素相同、商品类别相同的情况下，二者无疑构成反向混淆。

然而，法院认为：在进行反向混淆判断时，并不能把被控侵权标识的知名度作为混淆可能性的考量因素。也就是说，不能因为被控侵权标识的公众认知度高，相关公众更容易把使用注册商标的商品误认为来源于迈克尔高司上海公司、迈可寇斯瑞士公司，就认为构成反向混淆。这实质是曲解了反向混淆的制度目的。

但是，我们也注意到，法院进一步指出，建发厂并没有努力为涉案商标创造独立的市场价值和地位，而是更乐于追求与被控侵权标识所指示的商品来源相混淆的结果，对于这种试图不劳而获、有违公平竞争原则的行为不应予以鼓励。

遗憾的是，并没有看到法院详细阐述这方面的证据。如果这方面证据是夯实的，法院从此角度认定不构成反向混淆，是有道理的。因为反向混淆制度不鼓励爱搭便车的权利人。

商标延伸理论VS对应关系商标使用

商标延伸理论认为，某一基础商标使用产生的商誉会延伸到与之近似的商标标识。那么，如果基础商标在某一类别的注册是否就意味着在后使用近似商标具有正当性呢？笔者认为，在后使用近似商标应以不与他人在先申请注册的商标造成相关公众混淆、误认为前提。

在“鱷鱼國際”商标驳回复审行政纠纷案中，北京高院就认为：在先商标的申请注册并不必然导致在后商标当然获准注册，若在后申请注册的商标与他人在先注册商标形成《商标法》（2001年商标法）第二十八条所规定的情形，应当不予核准。商标的延伸注册应当从该标识所蕴含的商誉进行考量，若在先注册商标的使用及宣传所形成相关标识能够与商品来源的提供者确定一一对应关系，并且该商誉能够延展至在后申请注册商标标识的，则应当从在后申请注册商标是否会与他人在先申请注册商标造成相关公众混淆、误认的角度进行分析，若不构成对商品来源的混淆时，可以予以核准在后商标的申请注册。

就本案而言，迈可寇斯公司在注册基础商标“MICHAEL KORS”很早之前，他人已经合法注册了“mk”商标，在“mk”商标合法有效存续的前提下，迈可寇斯公司不能通过对应性关系商标使用将商誉延伸在相关“MK”标识上，因为这种对应性关系商标使用与在先合法注册的“mk”商标足以构成混淆（反向混淆）、误认。

然而，法院却认为，不能因为被控侵权标识的公众认知度高，相关公众更容易把使用注册商标的商品误认为来源于迈可寇斯公司，就认为构成反向混淆。其理论依据是被告通过大量对“MICHAEL KORS”品牌持续、大量、广泛的宣传和使用，使得“MICHAEL KORS”品牌在相关公众中获得了广泛的认可和正面的评价，“MK”作为“MICHAEL KORS”的首字母组合，消费者更容易将被控侵权标识与“MICHAEL KORS”联系在一起，这属于迈可寇斯公司经过正当经营所取得的商业成果，对其合法权益应当予以保护，而非通过认定反向混淆的方式予以掠夺。

法院的这一观点显然是错误的。迈可寇斯公司经过经营，用“MK”来指代“MICHAEL KORS”而取得的商业成果缺乏正当性依据，其不满足商标延伸理论的前提条件，不受我国法律的保护，更不是排除适用反向混淆理论的理由。

通过上述分析，我们认为，对应性使用不能破坏注册在先原则，也不能排除反向混淆理论。反向混淆的目的就是为了规制“大鱼吞小鱼”的现象，当然其不保护恶意混淆的权利人。同样，商标延伸使用而取得的商业成果要以不产生混淆为前提，否则，使用产生的商誉成果缺乏正当性，不仅不受法律保护，更应该被禁止。

法律制度的背后来自于理性支持，而非情感因素。当前的司法裁判，应避免为保护知名品牌，而轻易改造和创新理论的倾向。

来源：兰台知识产权团队